Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 14 de Abril de 2011, expediente 348/08

• Fecha de Resolución: 14 de Abril de 2011

Poder Judicial de la Nación Juz. 8 S.. 15

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Causa N° 348/08 “WEYERHAEUSER COMPANY c/ FORESTADORA

TAPEBICUA SA s/ nulidad de marca”

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril del año dos mil once, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “WEYERHAEUSER

COMPANY c/ FORESTADORA TAPEBICUA SA s/ nulidad de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. A. dijo:

1. La firma Weyerhaeuser Company (“Weyerhaeuser”) demandó a Forestadora Tapebicuá S.A. (“Tapebicuá”) con el fin de que se declarara judicialmente lo siguiente: 1º) la nulidad de la marca “GRANDIS” (actas nº 1.686.668, 1.686.690 y 1.686.691

   de las clases 19, 20 y 31 del nomenclador, respectivamente) de titularidad de la demandada;

   2. ) que las marcas “GRANDIS MDO”, “GRANDIS FILM FACE” y “GRANDIS

   COMPENSADO” (actas nº 2.073.947, 2.073.948 y 2.073.949 dentro de la clase 19) no otorgaban derechos exclusivos a Tapebicuá sobre la voz “grandis” (fs. 1/136).

   El señor J. de primera instancia rechazó, con costas, la demanda porque juzgó que la actora carecía de interés legítimo (cons. 3º y 4º). Sostuvo, además, que la eventual oposición de la demandada al uso de “grandis” era una conjetura que, como tal,

   impedía el dictado de una sentencia condenatoria (fs. 1161, segundo párrafo) sin perjuicio de USO OFICIAL

   lo cual agregó “que la actora tenga la seguridad de que en el futuro no podrá la demandada impedirle distinguir, por ejemplo, sus productos de madera marca “Weyerhaeuser” … con la aclaración de que están elaborados con madera proveniente del árbol denominado como “eucalyptus grandis” y/o “eucalipto grandis” (fs. 1158/1162, en especial, fs. 1161, tercer párrafo, in fine).

2. La actora apeló el pronunciamiento (fs. 1172 y concesión de fs.

   1173) y expresó agravios a fs. 1190/1207, dando lugar a la contestación de fs. 1209/1217vta..

   Las apelaciones dirigidas contra la regulación de honorarios (ver fs.

   1168, 1170/1170vta., 1174, 1176, 1178 y 1180 y autos de concesión de fs. 1169, 1171 in fine,

   1175, 1177, 1179 y 1184), serán tratadas, de corresponder, al finalizar el Acuerdo.

3. Weyerhaeuser reivindica la existencia de un interés legítimo de su parte y entiende que el fallo es contradictorio porque, por una parte, niega dicho interés y, por la otra, lo afirma implícitamente al reconocerle a ella la atribución de distinguir sus productos con el signo “Weyerhaeuser” y con la aclaración de que están hechos con madera proveniente de eucaliptus grandis (fs. 1199/1200).

   Explica la recurrente la actividad comercial que desarrolla como firma forestal e industrial por sí misma, y a través de uniones transitorias de empresas dentro de la República Oriental del Uruguay. Como parte de sus productos se hacen con madera de eucaliptus grandis, justifica su pretensión ante el ejercicio de ius prohibendi del demandado concerniente al signo “GRANDIS” situación esta que le impediría a ella comercializar libremente esa madera y sus derivados (fs. 1193vta./1194vta.).

   Por último, cuestiona la imposición de las costas pidiendo que sean distribuidas en el orden causado en el caso de confirmarse el decisorio toda vez que, por la contradicción en que incurrió el Juez de grado, no se considera vencida en el juicio (fs. 1205,

   pto. 5, en especial, fs. 1206, segundo párrafo).

4. Interés legítimo El artículo 4º de la ley 22.362 exige que quien quiera ser titular de una marca determinada o ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, tenga un interés legítimo.

   Se modifica así el criterio restrictivo adoptado en su momento por la ley 3975 (art. 6) que circunscribía el universo de sujetos interesados al plano de la actividad “industrial” y al del “comerciante o agricultor”. Con la misma amplitud debe examinarse el interés de quien demande la nulidad de una marca (art. 25 de la ley 22.362 y Bertone –

   Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta SRL, Año 1989, T.I.,

   pág.220). Basta, pues, que se de la afectación de “cualquier utilidad de la vida del solicitante,

   del oponente, o de quien deduce la nulidad” para tenerlo cumplido (esta Sala, causa nº 2763

   del 26/3/85; B. – C. de las Cuevas, obra cit., Tomo I, pág. 400).

   A la luz de lo expuesto discrepo del magistrado en este tópico. Es cierto que la invocación de un interés público general no es suficiente para tener por legitimado al pretensor de una nulidad (conf. fallo, fs. 1160vta., segundo párrafo) pues, si así fuera, se estaría admitiendo una especie de acción popular (Bertone – Cabanellas de las Cuevas, obra cit., Tomo I, pág. 400, segundo párrafo, in fine); pero también que Weyerhaeuser es una compañía dedicada al rubro de la explotación forestal cuyas trayectoria a nivel mundial y actividad dentro del nuestro país están fuera de duda. Sus orígenes ser remontan al año 1889

   en el Estado de Washington Estados Unidos de América, mientras que en nuestro país empezó

   a operar a fines de la década de los noventa (ver fs. 126vta./127, documental de fs. 27/32,

   35/39 y Anexo 3 e informativa de fs. 357; también hechos admitidos, fs. 326). Además, es titular de distintas marcas entre las cuales se encuentran “Weyerhaeuser Company” y “Ameripine” en la clase 19 del nomenclador (informe del INPI de fs. 367/411, en especial, fs.

   405 y 398).

   Teniendo en cuenta estas circunstancias coincido con la apelante en que el requisito en cuestión quedó demostrado; también en que es contradictorio negárselo y, al mismo tiempo, afirmar que la sentencia es un “reaseguro” frente a futuros reclamos de Tapebicuá (fs. 1160vta., fs. 1161, último párrafo y fs. 1161vta., primer párrafo).

5. Nulidad de “GRANDIS” en las Clases 19, 20 y 31 del Nomenclador (1ra. pretensión de la actora, fs. 125/125 y recurso, fs. 1199/1204).

   El criterio amplio en la apreciación del interés legítimo (B. –

   3. de las Cuevas, obra cit., Tomo II, pág. 220; O., J., “Derecho de Marcas”,

   A.P., séptima edición actualizada y ampliada, pág. 119) no se extiende a aquél con que debe examinarse la nulidad de una marca registrada. Y ello se explica porque ésta conlleva la abolición de un derecho basado en un acto administrativo -la disposición del organismo que confiere el registro-, mientras que aquél, el interés, es una condición para acceder a ese derecho u oponerse al trámite de otro para obtenerlo (art. 4 cit.).

   Weyerhaeuser basó el pedido de nulidad en que “GRANDIS” es la designación necesaria del producto que ella comercializa y que es,...