Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL, 25 de Febrero de 2015, expediente FMP 081021426/2007/CA001

• Fecha de Resolución: 25 de Febrero de 2015
• Emisor: CAMARA FEDERAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA En la ciudad de Mar del Plata, a los 25 días del mes de febrero de dos mil quince, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del P. al análisis de estos autos caratulados: “SEGURPLUS SRL c/

SISTEMAS INTEGRALES s/ ORDINARIO”. Expediente 81021426/2007, proveniente del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de Azul. El orden de votación es el siguiente: Dr. J.F., D.E.P.J., Dr. Alejandro O.

Tazza.

El Dr. Ferro dijo:

Que llegan estos autos a la Alzada, en virtud del recurso de apelación incoado por el Dr. N.G.E., por la parte actora, y fundado a fs. 898/913, contra la sentencia que rechaza la demanda de nulidad de marca promovida e impone las costas a la actora. Asimismo, lucen recursos de apelación de honorarios a fs.883 y 884 contra las regulaciones dispuestas a fs.869. Luego, a fs.

888 se conceden las apelaciones y se corren los traslados de ley, el que es evacuado a fs. 915/927 por el apoderado de la parte demandada. Elevados los autos a esta Alzada, los mismos quedan en condiciones de ser resueltos por el decreto obrante a fs. 928.-

Que la sentencia de primera instancia realiza una síntesis de lo actuado en autos, en la que brevemente menciona las dos acciones a resolver, la acción de nulidad de marca y la acción de cese de uso de marca, desestimándolas. Sobre la excepción de prescripción el aquo considera que la acción de cesación de uso se torna imprescriptible por cuanto cada acto de usurpación de marca interrumpe el Fecha de firma: 25/02/2015 Firmado por: JORGE FERRO 1 Firmado por: A.O.T. Firmado por: J.E.P.P.J. de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA plazo y la excepción de prescripción planteada por la accionada respecto a la acción de nulidad fue rechazada, por cuanto la nulidad absoluta impide que opere.-

Para así decidir, el magistrado encuadró normativamente la cuestión en la ley de marcas 22.362 y el Convenio de París, siendo la cuestión a dilucidar la posible nulidad de los registros a nombre de la demandada, Nros. 2.564.066 y 2.564.067, denominación SEGURPLUS, y su consecuente cese de uso, fundada en el art. 24 inc. a) y b) de la ley citada.-

Manifiesta el a quo que a la hora de ponderar sobre la nulidad de un signo idéntico a otro perteneciente a un tercero jugarán un papel preponderante la distintividad y la notoriedad de la designación. Si la marca cuya nulidad se pretende posee un singular valor distintivo, el solo hecho de su reproducción hace presumir el aprovechamiento de la creación ajena. En cambio si la marca está formada por signos usuales o genéricos, no bastará su invocación sino que deben añadirse otras circunstancias relevantes que permitan concluir que quien obtuvo su registro no pudo ignorar su preexistencia.-

Aduna que el onus probandi incumbe a quien sustentó sus pretensiones, por tanto la actora tenía a su cargo demostrar que la demandada la obtuvo en contravención a lo dispuesto por la ley 22.362 y que conocía que la misma pertenecía o era usada por un tercero.-

A continuación V.S. realiza un análisis de las partículas que componen el vocablo marcario cuya nulidad se pretende, fundado en el uso común de sus partes.-

Por otra parte, la resolución indica que de los elementos documentales aportados se infiere que la actora es una prestadora de servicios de “seguridad personal en Capital Federal”, mientras que la demandada presta servicios de “seguridad privada en la Provincia de Buenos Aires mediante sistema electrónico de monitoreo, instalación de alarmas domiciliarias y monitoreo electrónico de las mismas, comercializando un kit de alarma de monitoreo desde la central y un kit Fecha de firma: 25/02/2015 Firmado por: JORGE FERRO 2 Firmado por: A.O.T. Firmado por: J.E.P.P.J. de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA básico de alarma sin monitoreo desde central en la zona de Tandil”, siendo esta última una actividad para la que la actora no tiene habilitación, lo que surge de la documentación obrante en autos. De esto el magistrado deduce que las prestaciones ofrecidas por ambas partes litigantes no se superponen ni pueden generar confusión, siendo ello lo que la Ley de Marcas procura tutelar.-

Respecto al conocimiento que la demandada pudiera tener de la existencia previa de la marca al solicitar el registro (inc. 2 del art. 24 de la ley 22.362), considera el a quo que al estar la marca cuestionada formada por elementos de uso común, no podría encuadrársela como marca notoria, lo que excluiría que sea de conocimiento público. La composición de la marca por términos usuales indicaría que la actora hubiera debido demostrar fehacientemente hechos relevantes como ser un largo uso y un difundido prestigio que permita concluir que la demandada no podía alegar su ignorancia. Esto último aumentaría la exigencia probatoria.-

Agrega a ello que las causales de nulidad de un derecho marcario ya concedido enumeradas en el art. 24 de la Ley 22.362 son de interpretación restrictiva, dada la presunción de legitimidad del acto administrativo que la concede.-

Concluye la sentencia aduciendo que la actora no tenía habilitación para prestar servicios de seguridad o monitoreo por elementos electrónicos en la Provincia de Buenos Aires, como tampoco el uso marcario, por lo que no encuentra posibilidad de confusión entre la marca registrada por la accionada y la denominación de la empresa actora; tampoco acreditó que Sistemas Integrales haya conocido o debido conocer que la marca que registró perteneciera a un tercero, de lo cual deviene rechazar la nulidad solicitada y desestimar la pretensión de cese de uso de marca. Impone las costas a la actora, excepto en cuanto a la excepción de prescripción que se impuso a la perdidosa. En cuanto a la regulación Fecha de firma: 25/02/2015 Firmado por: JORGE FERRO 3 Firmado por: A.O.T. Firmado por: J.E.P.P.J. de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA de honorarios, por ser de monto indeterminado, deberán justipreciarse según la extensión, la naturaleza y el mérito de la tarea realizada.-

En los agravios el Dr. Egyptien cuestiona lo resuelto por el a quo por entender que tiene mejor derecho sobre el término SEGURPLUS por haber registrado la designación social y comercial en el año 2.001, con anterioridad a la presentación de las solicitudes de registro de marcas del demandado, para identificar y proveer servicios de seguridad en sus distintas formas. Asimismo agrega que posee la “marca de hecho” desde 1986 en forma pública, continuada, ostensible, abierta y pacífica y la adquisición de una sólida clientela y señala que la marca cuya nulidad pretende, es idéntica a la denominación social que ostenta y para los mismos servicios de seguridad. El apelante afirma que el yerro del juez radica en pretender resolver la cuestión como si la discusión de autos se refiriera a determinar la mera posibilidad de coexistencia de la actividad de la actora y la marca de hecho y denominación social que posee, con la actividad de la demandada con la misma marca y el mismo objeto comercial, en lugar de analizar si la actora tiene un mejor derecho que la demandada a registrar la marca SEGURPLUS a su favor.-

Manifiesta que la cuestión de fondo no radica en la posibilidad de una eventual coexistencia de las partes en el mercado, sino en el debate sobre la legitimidad de la existencia misma de los registros en cabeza de la demandada y definir quién tiene un mejor derecho para ser titular del registro de la marca SEGURPLUS. En el derecho marcario tiene vigencia el principio “prior in tempore, prior in iure”. En este sentido, fue la actora quien primero utilizó la denominación “SEGURPLUS” como denominación social y comercial y como “marca de hecho”

para distinguir “servicios de seguridad” y por lo tanto le asiste a su parte un incuestionable derecho de prioridad. Aduna que la demandada, mucho tiempo después de iniciado el uso de SEGURPLUS por parte de la actora, solicitó el registro a su favor sin limitación alguna respecto de algún servicio. Ningún derecho Fecha de firma: 25/02/2015 Firmado por: JORGE FERRO 4 Firmado por: A.O.T. Firmado por: J.E.P.P.J. de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA le asistía a la demandada para registrar tal marca para la totalidad de los servicios de la clase 45, en particular aquellos que desarrollaba la accionante (vigilancia privada y custodias personales de bienes y personas). Por ende la nulidad de los registros ha sido correctamente planteada.-

Respecto del dicho de VS que afirma no haber sido probada mala fe de la demandada, la apelante sostiene el inc. a) del art. 24 de la ley 22.362 no determina la...