MARCAS. Oposición fundada. Clases 3 y 5. Registro "ALLFLUOR". Solicitud "NAFLUOR". Cotejo de las raíces. Confusión.

Los signos de la actora y demandada poseen la cantidad de 7 y 8 letras respectivamente, de las cuales coinciden en 6. El único elemento distintivo lo constituyen las raíces "NA" y "ALL", las que, al coparticipar de la misma vocal ("a") llevan a una pronunciación similar. Además ambas se encuentran al comienzo de cada palabra, lo que atenúa las diferencias. El argumento de la apelante respecto a que la expresión "ALL" es inglesa y se pronuncia "OL" no es atendible porque si bien es cierto que, por razones que no son del caso analizar aquí, el uso del idioma inglés está bastante difundido, dudo que la generalidad de las personas conozca la fonética de esa palabra, o, si la conoce, la pronuncie en sus conversaciones cotidianas o al solicitar el producto al vendedor. En consecuencia, en una visión de conjunto, la partícula "NA" no le confiere a la marca de la actora la especialidad y el carácter distintivo que las normas exigen, máxime cuando, en caso de duda, debe ser preferida la marca registrada. (Causa n° 20.903/96 del 12-8-99, entre otras). Incumbe a aquél que solicita el registro de un nuevo signo la elección de los vocablos que eviten la confusión con las marcas registradas. Dicho en otras palabras, de la similitud entre "NA" y "ALL" no se puede derivar que esta última partícula sea débil.

Dr. Guillermo Alberto Antelo - Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Martín D. Farrell.

4.438/98. NAF SA c/ LASIFARMA SA s/ cese de oposicion al registro de marca. 19/03/03

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Sala 3.

MARCAS. Oposición al registro. Clases 3 y 5. Registro "ALLFLUOR". Solicitud "NAFLUOR". Cotejo. Atención a las semejanzas. Vocablo FLUOR coparticipado. Carácter designativo y común.

Los magistrados deben estar más a las semejanzas que a las diferencias, porque de acuerdo a una conocida expresión de BREUER MORENO, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, "sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" (conf. Breuer Moreno P.C., "Tratado de Marcas" Bs. As. 1946, p. 358). la palabra "FLUOR" -común a los vocablos confrontados- no debe ser tenida en cuenta en forma aislada, porque es un término técnico empleado en química para designar un 0metaloide gaseoso más pesado que el aire, que se extrae de la fluorita y se emplea en la elaboración de productos para la higiene bucal, comprendidos tanto en la clase 3 -vgr. dentífricos-, como en la clase 5 -materiales para implantes dentales y desinfectantes-. Se trata, pues, de la designación necesaria de uno de los componentes de un producto que no es susceptible de apropiación (art. 2°, inc. a), ley 22.362); por lo tanto, ni la oponente original ni su cesionaria LASIFARMA S.A. pueden fundar su derecho en esa partícula que, por lo demás, es de uso común en el mercado. En consecuencia, carecen de relevancia las alegaciones del recurrente relativas a la existencia de otras 39 marcas en la clase que contienen dicha palabra.

Dr. Guillermo Alberto Antelo - Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Martín D. Farrell.

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Sala 3.

MARCAS. Oposición al registro. Fundamentos. Ampliación. Oportunidad. Recaudos. (del voto del Dr. Vocos Conesa).

La Sala II (que integro como vocal permanente) tiene resuelto, desde antiguo -inclusive bajo el régimen de la ley 3975-, que el titular marcario que se oponía a una solicitud de registro en sede administrativa podía luego, al contestar la demanda por cese de oposición, ampliar los fundamentos de su protesta cuando ante el INPI (o la Dirección Nacional) se reservó el derecho de hacerlo (conf. causas: 4756 del 15-10-76; 4423 del 3-8-76; 6921 del 23-5-78, entre otras), habiendo juzgado razonable admitir que el oponente pudiera apoyar su oposición en marcas distintas a las que citó ante el órgano de aplicación (v. causas: 5504 del 22-12-87; 5550 del 16-2-88; 8377 del 2-8-91, etc.); criterio que contó con la adhesión de caracterizada doctrina (conf. J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2a. ed., Bs.As. 1995, ps. 138/ 140; E. O?FARRELL, "La ampliación de fundamentos en las oposiciones a solicitudes de marcas", LL 1983-D, 233). Empero, el Tribunal puso un límite a esa facultad de ampliación: no se la admitió con base en una marca que al tiempo de la protesta pertenecía a un tercero que no se había opuesto, porque la cesión no transmite un derecho del que ya carecía el cedente (art. 3970, Cód. Civil) y porque aceptar la tesis contraria introduciría un serio factor de incertidumbre al prestarse a toda clase de maniobras incompatibles con la seguridad jurídica, base de una vida comercial ordenada (conf. causas: 8714 del 22-4-80 y 2771 del 25-11-97, párrafo antepenúltimo del considerando VI).

Dr. Guillermo Alberto Antelo - Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Martín D. Farrell.

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Sala 3.

MARCAS. Oposición al registro. Ampliación con sustento en otros signos que al tiempo de la protesta no le pertenecían. Improcedencia. (del voto del Dr. Vocos Conesa).

El cotejo queda limitado a NAFLUOR Y ALLFLUOR porque las restantes marcas invocadas por Lasifarma S.A. no le pertenecían a ella al tiempo de la protesta y tampoco fueron motivo de oposición por parte de su anterior titular. La adquisición hecha bastante después, aunque fuese antes de la iniciación de la demanda, no autoriza a basar la oposición marcaria en los títulos MAXFLUOR, con arreglo a la jurisprudencia. De allí que bien hizo mi estimado colega doctor Antelo al limitar la confrontación de los signos a los vocablos NAFLUOR Y ALLFLUOR.

Dr. Guillermo Alberto Antelo - Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Martín D. Farrell.

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Sala 3.

MARCAS. Oposición al registro. Clases 3 y 5. Registro "ALLFLUOR". Solicitud "NAFLUOR". Voz coparticipada común "FLUOR": irregistrabilidad autónoma. Cotejo de los signos como totalidades. Percepción prerreflexiva: inaplicabilidad. (del voto adherente del Dr. Vocos Conesa).

Por ser FLUOR la voz indicativa de un componente de los productos (conf. peritación química) y por integrar numerosas marcas de terceros, es indudable que se trata de un elemento de uso común -no registrable autónomamente como marca- e insusceptible de monopolio. El conflicto concreto gira en torno a la confundibilidad de los vocablos de fantasía - valorados como totalidades, sin disecciones intelectuales- NAFLUOR Y ALLFLUOR para distinguir los artículos de las clases 3 y 5 a los que la actora limitó su solicitud. No es aplicable en este supuesto el criterio -válido para otros casos- de la importancia de la percepción prerreflexiva como guía útil para ponderar la semajanza o disimilitud de los signos en pugna porque el elemento común coparticipado (FLUOR) abarca la porción mayor de las palabras y lógicamente su aprehensión espontánea provocará en el sujeto una sensación de semejanza, derivación natural de esa comunidad de letras (conf. causa 7904/93 del 25-2-94, de Sala II). En estas hipótesis, se impone restar trascendencia en el cotejo al elemento común y fijarse si el añadido a la nueva marca da como resultado un signo que se diferencia - con facilidad- del que, usando ese mismo elemento común pero con otro aditamento, lo precedió temporalmente (conf. mi voto en Sala II, causa 14.172 del 19-2-98, entre muchas otras).

Dr. Guillermo Alberto Antelo - Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Martín D. Farrell.

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Sala 3.

MARCAS. Oposición fundada. Clases 3 y 5. Registro "ALLFLUOR". Solicitud "NAFLUOR". Cotejo de las raíces. Confusión. Preferencia por el signo registrado. Coexistencia cohibida. (del voto adherente del Dr. Vocos Conesa).

Al elemento común FLUOR (cinco letras constitutivas de la desinencia), la demandada adunó como raíz la partícula "ALL", conformando la marca registrada ALL-FLUOR; conjunto ése que, para la mayoría de la población que carece de conocimientos de la lengua inglesa, habrá de pronunciarse ALFLUOR (la doble LL, en la estructura fonética en que se encuentra es de sonoridad imposible, incidiendo sólo en el campo gráfico). Y a ese conjunto ALFLUOR (eufónico) se le enfrenta NAFLUOR, con lo que se advierte, sin esfuerzo alguno de atención, que FLUOR es precedida en ambos casos -desde el punto de vista de su sonoridad- por una sola sílaba constituida por dos letras, de las cuales coparticipan la que desempeña el papel más importante: la vocal "A". En esas condiciones, aunque aisladamente las raíces NA y ALL (sonoramente Al) no carezcan de personalidad, lo cierto es que unidas a las cinco letras coparticipadas del ingrediente común no monopolizable (FLUOR), impresionan como insuficientes para constituir dos signos claramente distinguibles, pues la comunidad de la vocal "A" en la raíz diluye o deslíe la diferente estructura de las sílabas iniciales, restándoles eficacia para absorber en la totalidad del signo la porción generalizada. Ello así, aun cuando -como principio y sólo como principio- se haya dicho múltiples veces que las partículas iniciales (o las raíces) suelen tener mayor peso distintivo por hallarse ubicadas en la parte más fácil de memorizar (véase causa 7245 del 29-5-79). Mas, concediendo que el caso presenta aristas dudosas y que la solución se presta a reflexiva duda ante lo resuelto en situaciones de cierta analogía (causa 5710 del 9-9-77), es pertinente preferir la marca registrada -que constituye un derecho adquirido- por sobre las solicitudes objetadas -que no exceden el terreno de las meras expectativas- (conf. causas: 7731 del 14-9-79; 8205 del 28-9-79; 8301 del 12-10-79; 1853 del 22-4-83; 2505 del 23-3-84, entre muchas otras; ver, asimismo, J. OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4a. ed., Bs.As. 2002, pág. 180, parágr. 4.7.1-c).

Dr. Guillermo Alberto Antelo - Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Martín D. Farrell.

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Sala 3.