Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 15 de Mayo de 2012, expediente 6.464/2001

• Fecha de Resolución: 15 de Mayo de 2012

Poder Judicial de la Nación CAUSA N° 6464/2001 MASSALIN PARTICULARES S.A. C/JAPAN TOBA-

CCO INC. Y OTRO S/CESE DE USO DE MARCA y acumuladas:

CAUSA N° 7169/2002 JAPAN TOBACO INC. C/ MASSALIN PARTICULA-

RES S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO

DE MARCA. y CAUSA N° 13.799/2004 JAPAN TOBACCO INC. C/MASSALIN PARTICULARES

JUZG. N° 6 S.A. S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

SECR. N° 11

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de mayo de dos mil doce reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en los recursos interpuestos en autos: “MASSALIN PARTICULARES

S.A. C/ JAPAN TOBACCO INC. Y OTRO S/ CESE DE USO DE MARCA” y acumuladas:

7169/2002, “JAPAN TOBACO INC. C/ MASSALIN PARTICULARES S.A. S/ CESE DE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA” y 13.799/2004 “JAPAN TOBACCO INC. C/

MASSALIN PARTICULARES S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA”,

respecto de la sentencia única de fs. 1745/1753 vta., de la causa 6464/2001, el Tribunal estableció

la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden:

señores Jueces de Cámara doctores R.V.G., S.B.K.

y A.S.G..

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor RICARDO VÍCTOR

GUARINONI dijo:

I.M.P.S.A. inició demanda contra Japan Tobacco Inc. y contra N.P.S.A. a fin de que se les ordene a cesar en el uso de la marca “WINSTON”, reg. N°

1.626.763, 1.594.285, 1.597.577 y Actas N° 2.292.768 y 2.292.769 en la República Argentina,

para la identificación de cigarrillos de fabricación nacional, imponiéndoles las costas del juicio.

Relató que la presente demanda procura hacer valer el derecho que le acuerdan sus registros de la marca “WILTON”, N° 1.568.386, 1.587.045 y 1.611.286, de la clase 34, y mantener el respeto del contrato de uso de marcas de fábrica en virtud del cual el antecesor de Japan Tobacco, R. logró registrar la marca “WINSTON” en la Argentina.

Aseveró que para obtener dicho registro R. negoció con Massalin su aquiescencia a la inscripción de la solicitud de la marca “WINSTON” y la no interposición de obstáculos jurídicos que Massalin podía oponerle con base en sus derechos marcarios preexistentes.

Puntualizó que de las negociaciones nació un contrato de uso limitado de marcas de fábrica por el cual, contra el consentimiento prestado por Massalin al registro de la marca “WINSTON”

pedido por R., ésta se comprometió a usar la marca sólo para identificar productos importados a la Argentina.

Señaló que en 1974 se reiteró dicho acuerdo y que también se hizo lo mismo en 1996.

Agregó que cuando Japan Tobacco adquirió el negocio internacional de R. y devino titular de la marca “WINSTON” en la Argentina, continuó respetando el acuerdo y lo mismo sucedió cuando J.T. licenció en favor de Nobleza el uso de la marca “WINSTON”

para la Argentina, pues Nobleza, en conocimiento de la restricción, no fabricó el producto en nuestro país sino que lo importó, primero de los Estados Unidos y luego de Uruguay, en ambos casos con poco éxito comercial, según sus dichos.

Continuó el relato diciendo que sorpresivamente, a fines de junio de 2000, Japan Tobacco informó que dejaba unilateralmente sin efecto las restricciones de uso, invocando argumentos claramente improcedentes y fue así que con fecha 23 de julio de 2001 Nobleza comenzó a vender en el país cigarrillos “WINSTON” fabricados en la Argentina, lo que motivó la solicitud de una medida cautelar a fin de impedir el uso de la marca “WINSTON” para cigarrillos de origen nacional, la que fue ordenada por el entonces señor Juez de primera instancia, doctor L.M.M..

Expresó que considera malicioso el incumplimiento en el que incurrieron Japan Tobacco y Nobleza y solicitó se les ordene a cesar en el uso indebido de la marca “WINSTON” en la Argentina para cigarrillos fabricados en el país para cumplir así con lo convenido con Massalin.

Reseñó que Massalin es el principal fabricante y vendedor de cigarrillos de la Argentina y forma parte del grupo de empresas controladas por P.M. -una de las empresas tabacaleras más importantes a nivel mundial-, y que es titular en el país desde el año 1943, entre otros, de tres registros de la marca “WILTON” 1.568.386 (figurativa), 1.587.045 (figurativa) y 1.611.286

(figurativa), todos ellos en la clase 34 internacional.

Agregó que Japan Tobacco, por su parte, es titular en el país de tres registros de la marca “WINSTON”, reg. N° 1.626.763 (figurativa), 1.594.285 (figurativa) y 1.597.577 (denominativa),

también en la clase 34 internacional.

Relató que Nobleza es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, controlada directa o indirectamente por British American Tobacco Inc., siendo licenciataria para la República Argentina de la marca “WINSTON” de propiedad de Japan Tobacco.

Explicó que desde el año 1943 Massalin & Celasco S.A. (predecesora de Massalin) es titular en la Argentina de la marca “WILTON”, que ha sido usada en forma ininterrumpida desde esa fecha, y que en julio de 1953, por Acta N° 400.975, Massalin & Celasco solicitó además el registro de la marca “WINSTON-SALEM”, pretendiendo evocar en una marca de su titularidad una de las regiones tabacaleras más características de los Estados Unidos.

Dijo que durante la tramitación del proceso registral, entabló negociaciones con R.,

las que culminaron con la cesión de la marca “WINSTON-SALEM” a favor de Reynolds y la asunción por parte de esta última (y de sus sucesores y causahabientes) de un compromiso por el cual se comprometía a la utilización de la marca “WINSTON-SALEM” (cedida) y “WINSTON”

(a solicitar) para identificar exclusivamente cigarrillos de importación.

Recordó que años más tarde, en 1964, R. solicitó el registro de la marca “WINSTON” y que no obstante su estrecha similitud con la marca “WILTON”, de la cual es titular, su predecesora decidió honrar los compromisos asumidos absteniéndose de obstaculizar el trámite registral. La marca así obtenida fue sucesivamente renovada, encontrándose actualmente registrada bajo el n° 1.594.285.

Destacó que al presentarse R. con el objeto de obtener el registro de la marca “WINSTON”, la Oficina de Marcas citó como antecedente la marca “WILTON” de propiedad de Massalin & Celasco y que a fin de superar este obstáculo R. efectuó su descargo suscribiendo un nuevo compromiso por el cual se comprometían a limitar el uso de dicha marca,

una vez registrada, a productos importados a la Argentina.

Precisó que por ello los cigarrillos “WINSTON” siempre fueron percibidos por el público como productos fabricados en los Estados Unidos, dado que con anterioridad a 1996 su ingreso al país se debía a la compra en el exterior o en los conocidos “free shops”, pero que poco tiempo después de esa fecha Nobleza interrumpió su venta en la Argentina, argumentando que se debió a “razones estrictamente comerciales”.

Aseveró que en 1999 la comercialización local se encontraba limitada para Nobleza, pues la importación de productos de los Estados Unidos, por su mayor precio, era comercialmente inviable, por lo que N. no tuvo mejor idea que elaborar e importar el producto desde el Uruguay, disfrazándolo de un cigarrillo proveniente de los Estados Unidos, lanzando en noviembre de 2000 una campaña publicitaria para la venta de los cigarrillos “WINSTON” y empapelando la ciudad con afiches que hacían alusión a “el free shop está en la esquina” y otras frases por el estilo, campaña que tenía por objeto disfrazar el origen del producto y crear en el potencial consumidor la idea de que el cigarrillo era fabricado en los Estados Unidos, cuando en verdad se lo fabricaba en Uruguay.

Expresó que el resultado de esta publicidad fue éxitoso y las ventas iniciales fueron importantes.

Puntualizó que dado que Massalin es competidor directo de Nobleza y que el engaño ideado tenía como claro fin apropiarse de una porción del mercado con base en una información inexacta, en expresa violación al derecho de los consumidores, según lo establece el artículo 42

de la Constitución Nacional, Massalin intentó -y lo logró- esclarecer comercialmente dicho engaño a través de una publicidad de sus cigarrillos “LE MANS”, explicando el verdadero origen del producto uruguayo que se “disfrazaba” de norteamericano.

Narró que Nobleza, irritada por la publicidad de Massalin, solicitó conjuntamente con Japan Tobacco una medida cautelar pidiendo el cese inmediato de la aludida publicidad, lo que fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 4 de este fuero, medida precautoria revocada, finalmente, por la Sala I esta Cámara...