Sentencia de SALA I, 15 de Marzo de 2016, expediente CCF 004620/2001/CA002

• Fecha de Resolución: 15 de Marzo de 2016
• Emisor: SALA I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 4620/01 – S.

1. – LABORATORIOS BETA S.A. c/ ELI LILLY AND

COMPANY s/ NULIDAD DE PATENTES.

CAUSA N° 8760/01 – S.I. –ELI LILLY AND COMPANY c/ LABORATORIOS BETA

S.A. s/CESE DE USO DE PATENTES.

Juzgado n° 11 Secretaría n° 22

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2016, reunidos en

Acuerdo los jueces de la S. I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos

mencionados en el epígrafe, y conforme el orden del sorteo efectuado, el J. Francisco de

las Carreras, dijo:

1. La sentencia del 18 de febrero de 2015 (fs. 1364/1371) rechazó la acción

   promovida contra E.L. and Company en la causa acumulante a fin de que se declarara

   la nulidad de la Patente de Invención N° AR 002719B1 titulada “Forma II Polimorfa 2

   Metil4 (4Metil1Piperazinil) 10Htieno [2,3B] – [1,5] Benzodiacepina (olanzapina) y

   formulación farmacéutica que la comprende y su uso para preparar dicha formulación”, con

   costas, e hizo lugar a la acción promovida por E.L. contra Laboratorios Beta S.A.

   condenando a ésta última a abstenerse de importar y/o fabricar y/o formular y/o

   comercializar un producto de aplicación medicinal que responde a la caracterización

   técnica que fue objeto de las patentes de invención argentinas Nros. AR002719B1 y

   253.521, con costas.

   Para así decidir, en la causa acumulante, el magistrado determinó que la

   patente de la accionada ha sido concedida por un organismo administrativo altamente

   especializado que examina las condiciones de patentabilidad y emite un acto formal que

   goza de presunción de legitimidad y que, en atención a los informes del perito ingeniero

   químico, del INPI y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos

   Aires, concluyó que en casos de polimorfismo, si la forma cristalina que busca patentarse

   no estaba específicamente divulgada en el estado de la técnica y en los nuevos usos

   médicos, si esos usos no estaban tampoco divulgados, cumple con el requisito de novedad

   exigido por el artículo 4° de la ley 24.481, razón por la cual desestimó la nulidad de la

   patente AR002719B1 peticionada por Laboratorios Beta S.A. toda vez que no ha

   demostrado fehacientemente que carecía de los requisitos pertinentes para su concesión al

   momento de solicitarla, habida cuenta el criterio amplio que debe presidir el otorgamiento

   Fecha de firma: 15/03/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16171838#134293175#20160315141101490 de la protección legal a las invenciones en todas las áreas, resultando las excepciones de

   interpretación restrictiva.

   Con respecto a la causa acumulada, el juez aquo tuvo por confirmado,

   teniendo en cuenta el peritaje presentado por el ingeniero químico, que los comprimidos

   de “Tiantrex” 7,5 mg recibidos como muestras en fecha 16/06/99 contenían olanzapina y

   que posteriormente, en el informe N° Q13151 de fecha 29.06.99, quedó corroborado que la

   olanzapina analizada correspondía a la forma cristalina II, según lo descripto en la patente

   AR2719B1. Asimismo, determinó que no habiéndose demostrado en las actuaciones que no

   fueran correctos los extremos fácticos tenidos en cuenta en la resolución 65/66 de la causa

   N° 7095/01”E.L. and Company s/ Medidas Cautelares” que otorgó la medida cautelar,

   que ha “quedado firme”. Determinó, también, que el perito contador verificó la

   importación de olanzapina por parte de la emplazada a partir de 1998, mientras que las

   patentes reivindicadas por diferentes laboratorios sobre el compuesto, aparecen a partir del

   año 2002.

2. Este pronunciamiento fue apelado por la actora a fs. 1389, recurso que fue

   concedido a fs. 1390 y fundado mediante el escrito de fs. 1396/1410 (contestado por la

   contraria a fs. 1412/1428).

3. En su memorial Laboratorios Beta S.A. argumenta que: a) el juez aquo

   omitió tratar la falta de novedad, se limitó a defender, de manera dogmática, la altura

   inventiva del nuevo polimorfo pero no trató la novedad que tanto trabajo dio a su parte

   dilucidar, al perito oficial y a los consultores; b) demostró de manera absoluta que el

   contenido de la patente AR 002719B1 ya estaba divulgado con anterioridad a su solicitud,

   lo que determina su nulidad; c) no es necesario determinar si la patentabilidad de los

   nuevos polimorfos de una sustancia conocida es procedente o no, sino sólo determinar si

   ese polimorfo era conocido a nivel mundial o si, por el contrario, era nuevo. Destaca que la

   patente norteamericana US 5.229.382 fue solicitada el 22 de mayo de 1992 y concedida el

   20 de julio de 1993, tal como surge de la copia obrante a fs. 102 y que la patente cuya

   nulidad se requirió en estas actuaciones (AR002719B1) fue solicitada el 22 de marzo 1996;

   4. demostró que mediante el procedimiento descripto en la patente norteamericana US

   5.229.382, se obtiene el polimorfo II de Olanzapina que con posterioridad patentó E.L.

   en nuestro país, con el objetivo de prolongar la exclusividad sobre un elemento que estaba

   Fecha de firma: 15/03/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16171838#134293175#20160315141101490 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I en el dominio público, es decir que el polimorfo II de Olanzapina no era patentable cuando

   se solicitó la patente en Argentina por carecer de novedad; e) el polimorfo II ya estaba

   difundido con anterioridad a la presentación de la patente, se demostró que era conocido ya

   que la obtención del mismo está descripta de manera documentada en la patente de los

   Estados Unidos concedida casi 3 años antes de la presentación de la patente argentina del

   caso; f) su parte reconoce y acepta como beneficioso el sistema de patentes pero, cuando a

   través de una pseudonovedad lo único que se pretende es extender la exclusividad más allá

   de lo que las leyes autorizan, sin otro fundamento que el de aumentar las ganancias de una

   invención, de esa forma se desvirtúa este sistema en perjuicio de la competencia que

   perjudica no sólo a los competidores sino a toda la sociedad; g) si bien el hecho de que un

   organismo administrativo realice una revisión antes de otorgar la patente resulta una

   presunción de que se cumplen los requisitos, la misma puede desvirtuarse, pues en caso

   contrario no existiría la innumerable cantidad de nulidades de patentes; h) el magistrado

   desconoció el artículo...