Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 3 de Diciembre de 2009, expediente 6630/98

• Fecha de Resolución: 3 de Diciembre de 2009

CAUSA N° 6630/98 IPESA S.A. C/ ISHIHARA SANGYO KAISHA

LTD. S/ CADUCIDAD DE PATENTE y acumu-

lada:

CAUSA N° 885/2000 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. C/ IPESA

JUZG. N° 11 S.A. S/ CESE DE USO DE PATENTES.

SECR. N° 22

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos “IPESA S.A. C/ ISHIHARA

SANGYO KAISHA LTD. S/ CADUCIDAD DE PATENTE” y acumulada: “ISHIHARA

SANGYO KAISHA LTD. C/ IPESA S.A. S/ CESE DE USO DE PATENTES”, respecto de la sentencia de fs. 582/589 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver.

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores E.V.C., S.B.K. y H.M..

A la cuestión planteada, haciendo suyo el voto proyectado por el doctor E.V.C. antes de pedir licencia y con la finalidad de no atrasar más la causa, el señor Juez de Cámara doctor R.V.G. dice:

1. La firma “IPESA S.A.”, que comercializaba en plaza un producto herbicida cuyo principio activo correspondía a la patente n° 240.321, de “ISHIHARA SANGYO

   KAISHA LTD”, promovió la demanda de autos con el objeto de que se declare la caducidad de dicha patente, la que protege “compuestos de piridinosulfonamida substituidos,

   composiciones herbicidas que los contienen y método para preparar estos compuestos”.

   Manifestó, al respecto, que dicha patente fue obtenida el 30 de marzo de 1990 y que, conforme la comprobación notarial efectuada en el SENASA, el producto patentado es amparado por importaciones de mercados extranjeros, de manera que nunca fue fabricada en el país. De allí

   que al cumplirse dos años “sin explotación”, la patente aludida caducó automáticamente, de conformidad con el régimen previsto en el art. 47 de la ley 111, único aplicable al caso (confr.

   fs. 14/28).

   Al progreso de esa pretensión se opuso “ISHIHARA SANGYO KAISHA

   LTD” expresando que la patente había sido explotada en forma ininterrumpida desde el año 1989, mediante la importación constante y sostenida y la comercialización del producto en nuestro país, con lo que satisface plenamente el requisito de “explotación” que menciona la ley 111 en su artículo 47; ello así, según el alcance dado a ese concepto por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Cámara, conforme con el régimen normativo aplicable en la especie. Y contrademandó por cese de uso de la patente de su propiedad realizado por la actora en infracción a sus derechos (ver fs.184/208).

   La reconvención fue replicada con fundamentos sustancialmente semejantes a los que informaron la demanda, bien que negando que su parte fabricara o comercializara el producto a base de “nicosulfurón” (principio activo de la patente de la firma contraria) y que,

   en todo caso, hacerlo implicaría violar los derechos de una patente que eran inexistentes por hallarse ella alcanzada por la caducidad (confr. fs. 224/225).

2. A fs. 283 de la causa n° 885 se decretó su acumulación a la n° 6630/1998.

   En dicho proceso acumulado, “ISHI-HARA SANGYO KAISHA LTD” inició demanda contra “IPESA S.A.” con el objeto de que se la condenara a cesar en el uso de las patentes n°s.

   253.412 y 253.518, de su propiedad, que protegen “compuestos intermediarios de piridinosulfonamida substituidos” y “sales de compuestos de piridinosulfonamida substituidos y composiciones herbicidas que los contienen”, respectivamente: componentes ambos del producto nicosulfurón amparado por la patente n° 240.321, de su dominio. Aparte de afirmar que, en las medidas preliminares, se secuestraron varias muestras en infracción, sostuvo la accionante que de acuerdo con las leyes 111 y 24.481 tiene derecho exclusivo de explotación sobre los indicados títulos (confr. fs. 133/136). Aclaró a fs. 206 que, en atención al resultado del informe pericial que se practicó sobre las muestras secuestradas, limitaba su pretensión sólo a la patente n° 253.412.

   IPESA S.A.

   contestó la demanda y reconvino por nulidad de las patentes en que se sustentaron las pretensiones de la contraparte, reconociendo la titularidad de la actora sobre ellas pero negando haber hecho uso ilícito de tales patentes. En orden a la n° 253.412

   adujo que se refiere a un compuesto ya conocido y descripto en la patente n° 240.321 (en la que aparece la misma fórmula general), por lo que el procedimiento descripto carecería de la novedad necesaria para su validez. Insistió, por otro lado, en la caducidad de la patente n°

   240.321 (art. 47, ley 111). Asimismo, expresó que la patente n° 253.518 no poseía novedad ni mérito inventivo en tanto de sus reivindicaciones no resulta una mejora del estado de la técnica conocida públicamente. Y concluyó afirmando que no cubre el nicosulfurón de la patente n° 240.321, el que no es utilizado por IPESA S.A. en su producto.

   Contestó la actora la contrademanda solicitando su rechazo por cuanto los títulos n°s. 253.518 y 253.412 amparan inventos que satisfacen los requisitos de patentabilidad, particularmente poseen la “novedad” suficiente ya que no están anticipadas por la patente n° 240.321. Se trata, dijo, de “patentes divisionales” y que reivindican inventos distintos a los de la patente recién citada, razón que explica que el INPI las concediera.

   Tales son, en prieta síntesis, los términos constitutivos de las relaciones procesales en las causas acumuladas; síntesis que ya había efectuado el señor Juez de anterior grado pero que me pareció conveniente reiterar con la finalidad de que se comprenda bien qué

   es lo que se debate en ambos procesos y cuáles son los planteamientos esenciales de las partes.

3. El magistrado de anterior grado, en el pronunciamiento de fs. 582/589 vta.,

   desestimó la pretensión de caducidad de la patente n° 240.231 y admitió la contrademanda por cese de uso, en los términos de la ley 24.481. Y en cuanto a la demanda instaurada por ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD por cese de uso de la patente n° 253.412 (ver limitación de fs. 206, causa 885/00) y a la reconvención por nulidad articulada por IPESA S.A., juzgó el sentenciante que el planteo de nulidad desconocía el carácter de “patentes divisionales” de las referidas, ya que no se trata de patentes novedosas sino de una modificación en la forma de tramitación de la oportunamente formulada. Por ello, no habiéndose cumplido la carga impuesta por el art. 377 CPCC en virtud del cual correspondía a IPESA S.A. demostrar que las patentes divisionales se encuentran contempladas en el art. 59 de la ley 24.481 y modificatorias, concluyó en que la contrademanda por nulidad debía ser desestimada. Y en función de la experticia producida en el proceso de medidas preliminares, el Magistrado resolvió que la verificación efectuada hacía presumir la infracción a los derechos de la titular de la patente n° 253.412 (reivindicación 2) y, por consiguiente, hizo lugar a la acción por cese de uso en razón de haber quedado demostrada la infracción que le dio sustento (art. 8, inc. “a”,

   de la ley 24.481).

   En resumen, el fallo de primera instancia decidió: a) desestimar la demanda por caducidad de la patente n° 240.321 y admitir la contrademanda por infracción y cese de uso;

   2. hacer lugar a la demanda de ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD contra IPESA S.A. por cese de uso de la patente n° 253.412 y rechazar la reconvención por nulidad de las patentes n°s. 253.412 y 253.518; y c) imponer las costas de ambos procesos a IPESA S.A. (art. 68

   CPCC).

4. IPESA S.A. apeló lo resuelto en ambas causas y los honorarios regulados,

   por altos, en tanto que su letrado recurrió su regulación por estimarla baja (fs. 591, causa acumulante). Apeló también sus honorarios el perito (fs. 593) y lo propio hizo la experta contable (fs. 601), como asimismo los letrados que intervinieron por IPESA S.A. en la primera parte del juicio (fs. 603).

   Superado el incidente por recusación de los señores Jueces que componían el Tribunal en ese entonces (confr. fs. 609/610, fs. 619 y 659 y vta.), por resolución de fs. 705 se dispuso que la causa n° 805/1999 “ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD c/ MAGAN

   ARGENTINA SA s/ cese de uso de patentes” habría de ser objeto de sentencia junto con el expediente n° 6630/98 (y su acumulado n° 855/00).

5. Afirma el recurrente en su expresión de agravios de fs. 671/686, que fue contestada a fs. 689/699, que la sentencia de primera instancia está “plagada de errores,

   imprecisiones, afirmaciones contradictorias y que llama la atención por las graves omisiones en que incurre. No es justa ni conforme a derecho” (fs. 671).

   Sostiene, en primer término, que en el rechazo de la demanda por caducidad de patente se ha incurrido en una desinterpretación del art. 47 de la ley 111 sustentándose el fallo “en la idea de que basta la importación del producto amparado por una patente (y sin siquiera atender a quien haya sido el importador) para que se deba considerar que ha mediado explotación”. Considera el apelante, sobre este particular, que la “importación” no satisface el requisito de la “explotación” que menciona el art. 47 de la ley 111 y que no son aplicables en el sub lite -por haber sido sancionadas con posterioridad- las leyes 24.481 y 24.572, es decir,

   son régimen ulterior al otorgamiento de la patente e inclusive a la fecha de expiración del plazo de dos años del art. 47 antes citado. Y estima particularmente criticable que, en estos autos, se invoque el Acuerdo TRIPs, al que se le habría otorgado incorrectamente el sentido de “tendencia general” en lo relativo a la tutela de los derechos del inventor, como así también que se aludiera al art. 5 A del Convenio de París “pasando por alto que las normas del tratado no pueden aplicarse en desmedro de lo dispuesto en el art. 47 de la ley 111” (confr. fs. 671

   vta./672).

   Por otro lado, quejase de que el a quo no haya valorado dos extremos que fueron oportunamente propuestos a su conocimiento: a) el...