Aplicación del derecho de la competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología

• Autor: Guillermo Cabanellas
• Páginas: 303-340

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I Introducción

Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, como cualesquiera otros actos susceptibles de tener efectos sobre el comportamiento de los mercados, se encuentran sometidos a las leyes antimonopólicas y de defensa de la competencia.¹

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Tal sujeción no responde solamente a motivos lógicos, al no existir exclusiones respecto de los actos aquí analizados, en cuanto a su sometimiento a las reglas generales de la legislación de defensa de la competencia, sino que refleja asimismo el hecho de que las operaciones relativas a tecnología han sido ampliamente utilizadas en el pasado para instrumentar restricciones amplias y de graves consecuencias sobre mercados de gran magnitud e importancia, y ello, particularmente, en el plano internacional.²

Dos metodologías básicas se advierten en el Derecho Comparado en cuanto a la aplicación del Derecho de la competencia a los contratos de licencia y de transferencia de tecnología. La primera consiste en no establecer reglas legislativas específicas con relación a dichos contratos, sujetándolos a las reglas generales del Derecho de la competencia, según las apliquen en tal contexto las autoridades competentes.³ Este enfoque conduce a que, en definitiva, la jurisprudencia deba desarrollar las reglas específicas que se aplicarán en esta materia. La segunda se Page 305 basa en el dictado de normas legislativas específicas en materia de Derecho de la competencia⁴ aplicable a los contratos de licencia y de transferencia de tecnología; puede tratarse de normas incluidas en las propias leyes de competencia o de reglamentos dictados como consecuencia de esas leyes.⁵

Cualquiera sea la metodología que se adopte respecto de la aplicación del Derecho de la competencia a los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, deben resolverse ciertos conflictos básicos respecto de la relación entre el Derecho de la competencia y las normas en materia de propiedad industrial.

Aunque se ha sostenido a veces que no existe conflicto o contradicción entre el Derecho de la competencia y los derechos subjetivos de propiedad industrial,⁶ el reconocimiento de dicho conflicto es necesario para evitar que el Derecho de la competencia obre como obstáculo insuperable para el ejercicio de esos derechos subjetivos. El ejercicio de los derechos derivados de una patente o de una marca implica, por definición, impedir a un competidor actual o potencia utilizar un elemento necesario o útil para operar en competencia con quien es titular de tales derechos de propiedad industrial. El otorgamiento de licencias y la transferencia de tecnología no patentada requieren imponer restricciones sobre el licenciatario o receptor, a fin de que el objeto de la licencia o transferencia no pierda completamente su valor como consecuencia de esos actos. Debe por lo tanto determinarse cuáles son los límites dentro de los cuales el ejercicio de derechos de propiedad industrial o la imposición de limitaciones sobre los contratantes en materia de licencias Page 306 y transferencias de tecnología no constituyen una violación del Derecho de la competencia.

Pese a la enorme importancia práctica del tema, por cuanto gran parte de las operaciones de licencia y transferencia de tecnología se llevan a acabo en países que las regulan por medio del Derecho de la competencia, dista de existir un criterio general uniforme en cuanto a la relación entre Derecho de la competencia y Derecho de la propiedad industrial, así como en materia de aplicación de Derecho de la competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Tanto en el ámbito judicial como administrativo, la tendencia predominante consiste en la enunciación de sucesivas normas aisladas, que determinan la validez de cierto tipo de actos o cláusulas, sin que exista un criterio general que permita resolver los casos no reglados o aplicar con bases suficientes las reglas enunciadas respecto de casos ya resueltos.⁷

Ello es particularmente perjudicial pues, ante las fuertes disidencias en la doctrina respecto de cuáles deben ser los criterios generales para resolver los conflictos entre Derecho de la competencia y Derecho de la propiedad industrial, las partes interesadas en suscribir contratos de licencia y transferencia de tecnología se encuentran con un marco jurídico de gran incertidumbre. Ello ha obligado al dictado de sucesivas reglamentaciones específicas en el marco de la Unión Europea,⁸ y al de leyes especiales⁹ y lineamientos de actuación administrativa, en el caso de los Estados Unidos.¹⁰

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Tanto la interpretación de la reglas positivas existentes en materia de aplicación del Derecho de competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología, como la elaboración de esas reglas en los países que, como la generalidad de los latinoamericanos carecen de ellas y aun de Derechos de la competencia efectivos "aunque éstos puedan existir como leyes formales", requieren determinar en forma general cuál es la relación entre el Derecho de la competencia y el Derecho de la propiedad industrial, en cuanto ambos inciden sobre los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, como paso previo al examen de las cláusulas restrictivas que estos contratos pueden presentar. Este estudio general se efectuará en los apartados siguientes del presente artículo.

II La doctrina de los derechos inherentes

La doctrina aquí considerada sirve de base para la formulación general del Derecho de la competencia alemán en materia de restricciones impuestas en el marco de contratos de licencia y transferencia de tecnología¹¹ y ha cumplido también un importante papel en el desarrollo del Derecho antimonopólico estadounidense en cuanto se aplica a ese tipo de contratos.¹²

En términos generales, la teoría de los derechos inherentes parte de la premisa que el titular de una patente u otro derecho de propiedad industrial tiene ciertas atribuciones, concedidas legalmente, para excluir a terceros que pretendieren utilizar el objeto de esos derechos de propiedad industrial. Si tal titular, en el contexto de un contrato de licencia y transferencia de tecnología, no hace sino ejercer sus derechos de propiedad industrial imponiendo en consecuencia restricciones sobre Page 308 el licenciatario o receptor, tales restricciones encontrarían causal de justificación suficiente en los derechos de propiedad industrial del licenciante o transmisor. Por el contrario, si las restricciones sólo tienen un origen contractual, y sin poder considerarse como aplicación de los derechos de propiedad industrial existentes, estaríamos ante una extensión contractual inaceptable de los derechos del licenciante o proveedor, o bien, vista la misma situación desde otro ángulo, ante la expansión antijurídica del poder de mercado que válidamente implica una patente u otro derecho de propiedad industrial.

La legislación alemana en la materia se encuentra construida sobre la base de esta doctrina. En términos generales, se consideran ilícitas las restricciones sobre la competencia que vayan más allá del contenido de los derechos de propiedad industrial sobre la base de los cuales se otorga el correspondiente acto;¹³ el contenido de esos derechos, a su vez, es el que surge de las normas que los otorgan y que determinan sus límites y el marco del ius prohibendi concedido a sus titulares.¹⁴ El art. 20, ap. 1 de la Ley alemana sobre Restricciones a la Competencia establece expresamente que son válidas las restricciones en materia de tipos o maneras de producción, campos de aplicación, cantidad, territorio o tiempo relativas a la explotación de derechos de propiedad industrial, por no exceder del contenido de tales derechos. El art. 21, ap. 1 de la misma ley extiende la aplicación del mismo principio a los contratos relativos a conocimientos técnicos no patentados.

Si bien, como se examinará más adelante en este artículo, la teoría de los derechos inherentes, debidamente formulada, coadyuva a determinar cuál es el marco dentro del cual los contratos de licencia y transferencia de tecnología resultan compatibles con el Derecho de la competencia, su aplicación mecánica y basada pretendidamente sólo en el contenido de Page 309 los derechos de propiedad preexistentes conduce a resultados inaceptables, incompatibles con el Derecho de la competencia, y que en realidad no refleja la manera en que los tribunales interpretan las reglas de defensa de la competencia en relación con los contratos aquí analizados.¹⁵

Tómese, por ejemplo, el caso de las licencias exclusivas. El contenido jurídico definitorio de éstas, que las identifica como tales y las distingue de las licencias simples, es que el licenciante asume la obligación de no otorgar nuevas licencias. Pero ésta es, en definitiva, una restricción sobre el licenciante "y que sólo indirectamente incide sobre el licenciatario" que no ha sido prevista por el Derecho de patentes como inherente a la posición jurídica del patentado y tanto menos como derecho de su potencial contraparte. Si las cláusulas de exclusividad son universalmente admitidas como válidas,¹⁶ es porque cumplen una función, en el contexto de los contratos aquí analizados, que no es incompatible con el funcionamiento...